芜湖悦达广场:位置商标注册须取得“第二含义”

　　拍案说法

　　编者按 在北京市高级人民法院知识产权庭的大力支持下，经过缜密的准备，我们将从本期开始连续刊发从事商标确权审判工作多年的法官撰写的相关案例评析，并开设此专栏以飨读者。

　　钟 鸣

　　本案要旨

　　对于将商品特定部位的立体形状（或图案、颜色等）申请注册为位置商标的，应当提交其经过实际使用取得显著特征的证据，未提供相应证据的，应当以该商标缺乏显著特征为由驳回其注册申请。

　　案情

　　萨塔有限公司的国际注册第896064号图形商标（简称申请商标），其基础注册国为德国，国际注册日为2006年6月26日，指定使用商品为第7类：油漆喷枪。在国际公告中对申请商标的说明为：该商标由位于喷漆枪把手底部的蓝色标记组成；该标记呈盘状，从把手的三面都可见，厚约3至5mm，长和宽约10至20mm；图中可见的其他特征并不构成该商标的组成部分。（见下图方框部分）

　　申请商标

　　2007年7月11日，国家工商行政管理总局商标局以申请商标缺乏显著特征为由，驳回申请商标的注册申请。

　　2008年12月29日，国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）作出商评字〔2008〕第30558号《关于国际注册第896064号图形商标驳回复审决定书》（简称第30558号决定），该决定认定：申请商标为指定使用商品的常用外形，消费者不易将其作为商标识别，申请商标缺乏显著特征，难以起到商标的识别作用。据此商评委依据商标法第十一条第一款第（三）项及第二十八条的规定，决定：申请商标指定使用在第7类油漆喷枪商品上在中国的领土延伸保护申请，予以驳回。

　　萨塔有限公司不服上述决定，提起行政诉讼。

　　判决

　　北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持商评委第30558号决定。萨塔有限公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。

　　评析

　　本案涉及的是比较特殊的一类商标——位置商标的显著特征的审查。位置商标通常是指将指定使用商品的特定位置的立体形状（或图案、颜色）等申请注册的商标。比较典型的是Levi’s牛仔裤后兜上的两条曲线的位置商标（见下图）。　

　　Levi’s位置商标

　　（实线表示商标图样，虚线表示所处位置）

　　我国商标法上没有关于位置商标的具体规定，但《商标法新加坡条约》（我国于2008年1月29日加入该条约）及其实施细则允许位置商标申请注册。因此在我国，商品特定位置的立体形状、图案、颜色或其组合申请注册位置商标的，可以分别作为立体商标、图形商标、颜色商标或组合商标进行注册。

　　显著特征是指，一个标志所具有的能够使消费者通过它来识别商品或服务的提供者的特征。从商标的性质、功能来看，商标是区别商品或服务的不同提供者的标志，即消费者在看到商品上附着的商标标志就能知晓该商品的提供者（但不要求消费者知晓商品提供者的具体名称）。标志与商品越不相关，该标志作为商标的显著特征越强；标志与商品完全重合时，标志无从发挥识别商品来源的作用，也就没有显著特征。对于缺乏显著特征的标志可以通过使用取得“第二含义”——作为商标标示商品来源的含义而取得显著特征。在判断一个标志是否具有显著特征，应当根据该标志与其所标示的商品或服务的关系来判断，当标志与商品重合时，应当根据其使用证据来判断是否获得“第二含义”。位置商标表示的是商品特定位置的立体形状、图案、颜色或其组合，因其属于商品的一部分，因此如果其上不附加任何其他信息，即使其造型、位置独特也只能与其他商品进行区分，无法用它来区分这些商品的不同提供者，而显著特征要求的并非是对商品的区分功能而是对商品的不同提供者的区分功能。即使商品特定位置的立体形状、图案、颜色或其组合非常独特，也不能作为商标注册，因为商标法并不保护制造者所创造出的独特形状、图案、颜色或其组合，那是专利法的任务，要取得商标注册和保护，该标志必须能够让相关公众识别其提供者。因此位置商标只有取得“第二含义”才能获得注册。

　　就本案而言，萨塔有限公司的申请商标是其指定使用商品中的特定位置，由于商标属于商品的一部分，往往不会使消费者认识到其为标示商品提供者的标志，除非能够证明，该标志已经通过使用使消费者能够通过它来识别商品的提供者，否则该标志不具有可以作为商标注册的显著特征。萨塔有限公司关于其申请商标所处位置及其颜色设计的独创性以及同行业经营者的同种商品并无此种设计的主张，仅能说明申请商标作为商品的一部分或其整个商品可能具有外观设计的新颖性并受到专利法的保护，但不能作为其申请商标具有显著特征的理由。因此，在萨塔有限公司没有提供证据证明其商标经过使用获得显著特征的情况下，该商标因缺乏显著特征而不能获得注册。综上，北京市高级人民法院认为，北京市第一中级人民法院的判决和商标评审委员会第30558号决定的认定是正确的，申请商标的注册申请应予驳回。

　　（作者单位：北京市高级人民法院）